Un contrat de licence pour une marque de commerce, s’il est fait correctement, offre au propriétaire de la marque des avantages inégalés tels que l’expansion de son entreprise et la maximisation des revenus. Nous vous invitons à explorer le Quoi, Pourquoi et Comment des licences de marques de commerce en portant une attention particulière à la rédaction d’un tel contrat pour récolter les fruits de vos licences sans compromettre le caractère distinctif (et la réputation!) de votre marque.
Quoi?
Une licence de marque de commerce veut tout simplement dire que vous prêtez votre marque à un ou plusieurs tiers afin qu’ils l’utilisent, l’exploitent et la monétisent en échange d’une redevance, selon les termes du contrat. La licence est généralement limitée à une zone géographique et à une durée déterminée. Un exemple parfait de licence est lorsqu’un propriétaire de marque, tel que Disney, permet à un entrepôt Montréalais de fabriquer des costumes pour leurs magasins au Québec en utilisant les marques de commerce détenues par Disney, en échange d’une royauté par costume vendu.
Pourquoi?
Une telle licence permet aux détenteurs de marques de commerce de capitaliser sur le fonds de commerce construit par leur marque. En accordant votre marque à des tiers, vous pouvez (assez rapidement) étendre la portée de votre marque en puisant dans de nouveaux marchés sous l’expertise et les conseils d’un tiers compétent. Le donneur de licence peut également tirer parti de recettes plus importantes et tirer parti des accords de fabrication et de distribution existants.
Les franchises sont un bon exemple d’entreprises qui s’enrichissent de l’exploitation d’une marque de commerce. Prenons CARA Operations, propriétaire de la marque Swiss Chalet et maintenant Saint-Hubert, qui accorde sa marque de commerce à des franchisés partout au Canada. Swiss Chalet et Saint-Hubert sont des restaurants bien connus aux bonne performances économiques, cependant CARA s’enrichit aussi en recevant un pourcentage des ventes effectuées par les franchisés qui exploitent les marques de commerce qu’elle détient.
Comment?
Une licence de marque de commerce se fait par un contrat écrit, qui définit des informations clés telles que:
• le montant des redevances (généralement entre 3% et 7%);
• les rôles et les obligations du détenteur de licence et du donneur de licence;
• la durée et les limites territoriales; etc.
D’autres considérations importantes sont à prendre en compte lors de l’octroi de licences. Le contrôle sur votre marque fait partie intégrante de vos droits de propriété intellectuelle et l’octroi de licences n’est pas sans risque. Pour s’assurer que la licence ne compromet pas ou ne dilue pas la marque d’origine, il est important de maintenir le caractère distinctif de la marque en observant certaines pratiques telles que:
• Embauche d’un avocat pour rédiger et examiner les accords de licence;
• Donner un avis public de la licence;
• Établir des normes d’utilisation de la marque de commerce;
• Contrôler la capacité du licencié à sous-licencier votre marque;
• Veiller à l’utilisation appropriée de la marque en organisant des formations et en procédant à des inspections; et
• Le maintien du droit de résilier la licence.
Enfin, il est important que les propriétaires de marques fassent preuve de vigilance lors de la sélection des concessionnaires et qu’ils conservent un contrôle direct ou indirect sur le caractère et la qualité des biens et services liés à leur marque.
Nous pouvons vous aider dans la rédaction, révision et stratégies de licences de propriété intellectuelle, n’hésitez-pas à nous envoyer un message via notre site web ou nous appeler pour toute question.
Article écrit en collaboration avec Olivia Gile, étudiante en droit.
